Perguntas Frequentes
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Questões Gerais
Onde posso encontrar informação geral sobre propriedade intelectual?
Como posso saber se inventei ou criei algo?
Como devo gerir a publicação de um artigo e a comunicação de uma invenção?
Qual é a diferença entre propriedade intelectual, direito de autor e propriedade industrial?
Qual é a diferença entre titular e inventor, criador ou autor?
Qual é a diferença entre vender ou licenciar uma patente?
O que é um pedido provisório de patente e porque é que o IST desencoraja a sua utilização?
É possível proteger um programa de computador como patente?
Uma empresa demonstrou interesse em comercializar uma patente do IST; o que posso fazer?
Gostaria de editar um livro com base na minha investigação; o que posso fazer?
Sobre o Regulamento
O IST tem um regulamento da propriedade intelectual?
Qual é o objectivo do regulamento do IST para a propriedade intelectual?
Quem é responsável pela propriedade intelectual do IST?
Como posso saber se estou ao abrigo do regulamento do IST para a propriedade intelectual?
Em que situações é que a titularidade de uma invenção ou criação pertence ao IST?
Porque é que o IST não define a titularidade apenas com base no vínculo contratual ao IST?
O que são os recursos do IST e como se define a sua utilização?
Quais as regras a aplicar quando estão envolvidas Unidades de Investigação Associadas do IST?
Estou a fazer a tese de mestrado / doutoramento; como fica regulamentada a propriedade intelectual?
Sobre os Procedimentos
Quando é que devo comunicar uma invenção ou criação?
Como é que posso comunicar uma invenção ou criação?
Quando é que o responsável pela Unidade do IST tem de assinar o formulário de comunicação?
Em que situação me enquadro na Declaração Obrigatória?
Como é que se elabora um pedido de patente? O IST apoia a elaboração e a protecção das patentes?
Em que circunstâncias pode o IST pedir a protecção de uma invenção ou criação no estrangeiro?
No âmbito de um projecto que estou a realizar, gostava de proteger uma marca; o que posso fazer?
Desenvolvi um programa de computador e gostava de comercializá-lo; o que posso fazer?
Quero criar uma empresa com base numa patente do IST; o que posso fazer?
Quero usar uma marca do IST; o que posso fazer?
Respostas
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Onde posso encontrar informação geral sobre propriedade intelectual?
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial
- Organização Mundial da Propriedade Intelectual
- Instituto Europeu de Patentes
- Instituto de Harmonização do Mercado Interno
- Inspecção-Geral das Actividades Culturais
- Associação Portuguesa de Software
Como posso saber se inventei ou criei algo?
Encontrará os conceitos de invenção, criação e obra no Código da Propriedade Industrial (PDF, 616KB) e no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (PDF, 460KB). O decreto-lei nº 252/94 (PDF, 264KB), relativo aos programas de computador, também é relevante.
Concretamente, uma invenção é uma solução nova para um problema técnico específico.
Não são invenções:
- as descobertas, as teorias científicas e os métodos matemáticos;
- as criações estéticas;
- os projectos, os princípios e os métodos de exercício de actividades intelectuais em matéria de jogo ou no domínio das actividades económicas;
- os programas de computador, como tal, sem qualquer aplicação técnica;
- as apresentações de informação.
Como devo gerir a publicação de um artigo e a comunicação de uma invenção?
Conforme o disposto no Código da Propriedade Industrial, a partir do momento em que uma invenção é tornada pública, passa a pertencer ao estado da técnica e já não pode ser protegida sob a forma de patente ou modelo de utilidade.
Todas as instituições de investigação deparam-se com o desafio de gerir as publicações científicas e a protecção dos direitos de propriedade intelectual com potencial comercial.
O novo regulamento da propriedade intelectual do IST reduz de 60 para 30 dias o prazo para a decisão do IST sobre a protecção dos resultados de investigação comunicados, informando então os inventores ou criadores quanto à possibilidade de publicação desses resultados (nº 1 do art. 9º do regulamento).
Em muitas instituições de topo, esse prazo pode atingir os 120 dias ou mais.
Se a decisão do IST for a de proteger juridicamente esses resultados, inicia-se o processo de elaboração e gestão do pedido de registo, cuja submissão poderá ser efectuada várias semanas após a decisão anteriormente referida, devendo os inventores, criadores ou autores colaborar com o NPI e manter a confidencialidade da matéria a proteger.
O sucesso na gestão adequada da publicação de artigos e da protecção de resultados de investigação com potencial comercial de uma instituição passa por um planeamento atempado por parte dos inventores e pela eficiência dos serviços da instituição. E passa, essencialmente, por uma boa colaboração entre ambas as partes.
Qual é a diferença entre propriedade intelectual, direito de autor e propriedade industrial?
A propriedade intelectual abrange a propriedade industrial e o direito de autor e direitos conexos, ramos que são regulados por legislação distinta.
Qual é a diferença entre titular e inventor, criador ou autor?
O titular é a pessoa (singular ou colectiva) que detém o direito de propriedade sobre a invenção, criação ou obra.
Esse direito pode ter associadas outras pessoas na qualidade de inventores, criadores ou autores.
Qual é a diferença entre vender ou licenciar uma patente?
Conceptualmente, a mesma diferença entre vender ou arrendar um imóvel.
Especificamente, a venda (transmissão) do direito sobre uma patente pressupõe a cessão da titularidade. No licenciamento, o titular original mantém a sua posição como tal, permitindo ao licenciado a utilização do direito sobre a patente por um determinado período de tempo e sob certas condições.
O que é um pedido provisório de patente e porque é que o IST desencoraja a sua utilização?
Um pedido provisório de patente (PPP) constitui uma forma de um requerente garantir uma data de prioridade para um invento sem ter de cumprir todos os requisitos de um pedido definitivo de patente. O requerente tem um ano para realizar a conversão do PPP para o pedido definitivo que não deve acrescentar matéria técnica.
O PPP pode ser um instrumento valioso na gestão da propriedade industrial de uma organização. Tendo em conta as características específicas do IST, este instrumento deve ser gerido com extrema exigência e deve ser usado apenas em situações muito excepcionais.
O IST desencoraja a sua utilização por três razões fundamentais, relacionadas com o objectivo central das suas actividades de transferência de tecnologia:
- O ano seguinte à submissão de um pedido de patente deve servir para procurar agentes do mercado que promovam a valorização económica da invenção. Uma vez que, também desde a data de submissão, começa a contar o prazo de um ano para a decisão de avançar com uma extensão territorial, sucedem dois efeitos que podem reduzir substancialmente o valor comercial do pedido. Por um lado, e por razões óbvias, as empresas que possam vir a explorar a tecnologia têm muito mais confiança num pedido definitivo do que num pedido provisório de patente; este factor tem como consequência directa a desvalorização de um PPP face a um pedido definitivo. Por outro lado, o IST ou as empresas interessadas em explorar a tecnologia, ficam extremamente limitados na capacidade de análise e decisão sobre a internacionalização desse pedido, uma vez que é sempre preferencial avançar com um pedido de protecção internacional quando tenha sido submetido o pedido definitivo e definida uma estratégia de valorização económica. Consequentemente, o valor económico deste direito é menor do que seria se se tivesse realizado desde logo um pedido definitivo.
- A experiência demonstra que quando o IST apresenta um PPP, tipicamente elabora o pedido definitivo num prazo mais reduzido do que seria desejado. Sendo muitas vezes a justificação para o PPP não se ter mais do que algumas semanas para elaborar um pedido definitivo, essa razão acaba por se demonstrar inválida perante a evidência de que não é, posteriormente, investido o esforço necessário para que o pedido definitivo seja adequadamente realizado . O resultado é o de que o texto de patente não terá a qualidade desejada. Consequentemente, o valor económico deste direito é menor do que seria se se tivesse realizado desde logo um pedido definitivo.
- Uma vez que a matéria técnica do pedido definitivo não deve ser diferente da matéria do PPP, uma vez que modificações substanciais podem acarretar a alteração da data de prioridade de algumas reivindicações, muitas vezes a urgência em submeter o pedido provisório acaba por condicionar a abrangência (e, consequentemente, o valor) do pedido definitivo. Consequentemente, o valor económico deste direito é menor do que seria se se tivesse realizado desde logo um pedido definitivo.
Fundamentalmente por estas razões, o IST desencoraja a utilização dos PPP.
Não obstante, e em situações excepcionais, o IST pode considerar a submissão de um PPP. Efectivamente, em alguns casos, este instrumento pode ser realmente o mais valioso.
A necessidade de submissão de um artigo científico para publicação não constitui uma situação excepcional para a realização de um PPP com o intuito de garantir a data de prioridade. Todas as instituições de investigação de topo conseguem gerir adequadamente as publicações científicas e a protecção dos direitos de propriedade intelectual com potencial comercial, e não há razão nenhuma para que o IST não o consiga fazer com igual eficiência.
Tal como nessas instituições é da responsabilidade dos investigadores e dos serviços do IST (nomeadamente o Núcleo de Propriedade Intelectual) darem resposta a estas duas vertentes das suas actividades.
É possível proteger um programa de computador como patente?
Esta é uma questão muito discutida e com respostas diferentes em diversos países.
Alguns países, como os EUA, têm leis que permitem patentear certos tipos de programas de computador.
Na Europa não é possível proteger programas de computador como patentes, sendo que existe o conceito de invenção implementada por computador (PDF, 132KB).
Por outro lado, os programas de computador podem ser registados em Portugal junto da ASSOFT, como copyright e comercializados através de licenças de utilização.
Uma empresa demonstrou interesse em comercializar uma patente do IST; o que posso fazer?
Deve contactar o Núcleo de Propriedade Intelectual.
Como posso ajudar o IST a definir uma estratégia de exploração comercial de uma tecnologia desenvolvida, no todo ou em parte, no IST?
Deve contactar o Núcleo de Propriedade Intelectual.
Gostaria de editar um livro com base na minha investigação; o que posso fazer?
Deve contactar a IST Press.
O IST tem um regulamento da propriedade intelectual?
Sim.
Deve analisar atentamente o regulamento da propriedade intelectual do IST caso seja um dos sujeitos abrangidos pelo regulamento. (art.3º do regulamento)
Qual é o objectivo do regulamento do IST para a propriedade intelectual?
O IST tem como objectivo central das suas actividades de transferência de tecnologia criar condições para que os agentes do mercado criem valor económico a partir dos direitos de propriedade intelectual e de trade secrets que o Instituto detiver.
Em termos gerais, o regulamento é a ferramenta que permite aplicar o Código da Propriedade Industrial e o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos às actividades do IST, e concretizar esse objectivo central.
Especificamente, o regulamento permite criar três condições essenciais para que as tecnologias do IST transitem para a sociedade através de agentes do mercado:
- torna robusta a titularidade dos direitos de propriedade intelectual do IST;
- atribui incentivos financeiros extraordinários aos inventores, criadores ou autores do IST;
- cria diversos mecanismos de flexibilidade de comercialização das tecnologias do IST.
O cabal esclarecimento e a robustez da titularidade da propriedade intelectual é um factor essencial para que os agentes do mercado confiem nas patentes (e outros direitos) das instituições de investigação. Só assim, sentirão confiança para poderem investir adequadamente na transformação da tecnologia em produtos ou serviços, bem como para os comercializar. (art.4º e art.5º do regulamento)
Só com adequados incentivos, os investigadores desenvolverão invenções ou criações com elevado potencial comercial. Para além disso, com estes incentivos excepcionais, muito superiores aos oferecidos pelas restantes instituições de I&D, o IST posiciona-se como um pólo de atracção para indivíduos de outras instituições de I&D ou de empresas para virem colaborar com o IST e realizar investigação com elevado potencial comercial. (nº5 do art.4º do regulamento)
Existem sempre diversas formas de valorização de propriedade intelectual e só caso a caso é possível definir um caminho adequado. O regulamento cria condições para que, sempre que uma invenção ou criação tenha elevado potencial comercial, se concretize a via mais adequada para a sua valorização económica. (art.7º e art.8º do regulamento)
Quem é responsável pela propriedade intelectual do IST?
O Presidente do IST decide sobre todas as matérias relacionadas com a propriedade intelectual do IST.
O Presidente do IST pode delegar estas competências no membro do Conselho de Gestão com o pelouro da transferência de tecnologia. (nº5 do art.9º do regulamento)
O membro do Conselho de Gestão com o pelouro do empreendedorismo e das ligações empresariais supervisiona a Área de Transferência de Tecnologia.
À Área de Transferência de Tecnologia compete apoiar o Conselho de Gestão na ligação do IST à Sociedade, nomeadamente através da valorização económica do conhecimento da Escola sendo responsável pela gestão e valorização da propriedade intelectual do IST, sendo ainda o ponto focal para a dinamização das relações empresariais e para o apoio ao empreendedorismo do IST.
A área é composta pelo Núcleo de Propriedade Intelectual e pelo Núcleo de Parcerias Empresariais.
Como posso saber se estou ao abrigo do regulamento do IST para a propriedade intelectual?
Os sujeitos abrangidos pelo regulamento do IST estão definidos no artigo 3º do regulamento.
Em que situações é que a titularidade de uma invenção ou criação pertence ao IST?
A titularidade dos direitos de propriedade intelectual do IST está definida nos artigo 4º, 10º e 14º do regulamento.
Porque é que o IST não define a titularidade apenas com base no vínculo contratual ao IST?
A definição da titularidade e dos sujeitos abrangidos pelo regulamento são alguns dos aspectos mais importantes e valiosos do regulamento.
Se o IST definisse a titularidade apenas com base no vínculo contratual ao IST, impediria que outras pessoas (não funcionários do IST) beneficiassem das extraordinárias condições que o IST oferece para o desenvolvimento, a protecção e a comercialização das tecnologias desenvolvidas no IST.
Por outro lado, como princípio geral e salvo estipulação em contrário, e contrariamente ao que outras entidades possam determinar, se um funcionário do IST não utilizar recursos do IST para conceber ou realizar uma invenção ou criação, então o IST entende que a titularidade desse direito deve pertencer ao indivíduo e não ao IST.
Definindo a titularidade conforme o regulamento, o IST propõe-se a incentivar a colaboração dos funcionários do IST com alunos e outros colaboradores (e.g. bolseiros), bem como com outras entidades (empresas, outras instituições de I&D), em todo o processo de desenvolvimento, protecção e comercialização de tecnologias desenvolvidas no IST.
O acompanhamento das pessoas que possam ter acesso a recursos do IST para o desenvolvimento de actividades inventivas ou criativas, e que devem estar sujeitos ao regulamento do IST, cabe ao responsável da unidade do IST com a qual essa pessoa colabore. (nº3 e nº4 do art.4º do regulamento)
Finalmente, o regulamento prevê a possibilidade de remeter a regulamentação sobre a titularidade resultante de colaborações com outras entidades para acordos ou protocolos (ver art. 5º do regulamento).
O que são os recursos do IST e como se define a sua utilização?
Os recursos do IST estão definidos no artigo 2º do regulamento.
Para efeitos do regulamento, a utilização deve ser entendida como a “utilização relevante” dos recursos do IST. Ou seja, a utilização que tenha sido relevante para concepção ou realização da invenção ou criação.
Quais as regras a aplicar quando estão envolvidas Unidades de Investigação Associadas do IST?
As Unidades do IST estão identificadas no Anexo 1 dos Estatutos do IST (PDF, 152KB).
As Unidades de Investigação Associadas do IST, são:
- Instituto de Engenharia Mecânica;
- Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores – Investigação e Desenvolvimento em Lisboa;
- Instituto de Sistemas e Robótica;
- Instituto de Telecomunicações;
- Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica;
- Laboratório Associado – Instituto de Biotecnologia e Bioengenharia.
Salvo estipulação em contrário entre o IST e a Unidade de Investigação Associada, à utilização de recursos de Unidades de Investigação Associadas do IST, aplica-se integralmente o presente regulamento.
No formulário de comunicação está reservado um campo (número 4 do formulário) para que o responsável pela Unidade confirme a utilização de recursos da Unidade.
O objectivo é o de contribuir para a segurança jurídica relativamente à titularidade do IST no que respeita às invenções ou criações concebidas e realizadas, no todo ou em parte, em Unidades de Investigação Associadas do IST.
Nestes casos, o responsável pela Unidade deve assinar o formulário.
Tenho de comunicar todos os resultados de investigação que sejam passíveis de ser considerados invenção ou criação?
Não.
Os sujeitos abrangidos pelo regulamento não têm obrigação de comunicar invenções ou criações quando interpretem, de boa-fé, e se necessário recorrendo aos serviços competentes do IST, que tal invenção ou criação não tem qualquer possibilidade de exploração económica. (nº1 e nº2 do art.6º do regulamento)
Este é um mecanismo que facilita a divulgação de resultados que não prejudiquem direitos de propriedade intelectual do IST com potencial comercial.
Esta liberdade concedida aos inventores ou criadores do IST evidentemente acarreta a responsabilidade de estes fazerem uma adequada interpretação do que tem ou não potencial comercial.
O IST recomenda prudência e, em caso de dúvida, deve contactar o Núcleo de Propriedade Intelectual ou comunicar a invenção ou criação.
E se o IST não quiser proteger uma invenção ou criação, ou se não quiser proteger ou explorar essa invenção ou criação nos mesmos moldes em que eu entendo que deve ser feito?
Feita a comunicação de invenção, conforme o artigo 6º do regulamento, o IST analisará se pretende ou não proteger o objecto da comunicação, o que passa por analisar se a invenção tem ou não potencial comercial.
Se da análise resultar que o objecto da comunicação tem potencial comercial, o IST pode optar por proteger a invenção através de um pedido de registo junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou através de trade secret, ou de outra forma caso se trate de um programa de computador.
Se o IST decidir realizar um pedido de registo assumirá os custos inerentes ao processo de protecção jurídica e manutenção dos direitos outorgados na proporção da sua titularidade, excepto quando tenha sido decidido de forma diversa. (nº1 do art.7º do regulamento)
Caso os inventores ou criadores do IST não concordem com a forma de protecção a efectuar, ou já efectuada, por entenderem que a mesma não maximiza a valorização económica da invenção ou criação, podem requerer ao Presidente do IST que lhes seja atribuída a titularidade do direito, conforme disposto no número 12 do artigo 4º. (nº2 do art.7º do regulamento)
Se o IST decidir não proceder à protecção da invenção por entender que a mesma não tem potencial comercial, poderá conceder essa opção aos inventores ou criadores do IST. (nº3 do art.9º do regulamento)
Porque é que o IST atribui aos inventores ou criadores 80% dos proventos financeiros resultantes da comercialização de um direito de propriedade intelectual?
Para além da robustez da titularidade dos direitos de propriedade intelectual e da flexibilidade de comercialização desses direitos, um dos aspectos mais importantes da abordagem do IST à transferência de tecnologia assenta nos incentivos aos investigadores ou criadores do IST.
O IST entende que os inventores ou criadores do IST devem sentir que o seu esforço é recompensado intelectual e financeiramente.
Assim, a atribuição de 80% dos proventos financeiros (que cabem ao IST pela sua titularidade) aos inventores ou criadores do IST é uma expressão fortíssima da disponibilidade do IST para permitir que estes sejam beneficiados financeiramente pela sua capacidade inventiva (nº 5 do art. 4º do regulamento).
Por outro lado, não é invulgar que alguns os funcionários do IST prefiram ceder, total ou parcialmente, esses proventos financeiros às unidades do IST a que estejam associados ou mesmo ao IST para investir em actividades de transferência de tecnologia. (nº10 do art.4º do regulamento)
A atribuição de 10% às unidades de investigação do IST é uma forma de compensar directamente essas unidades que criam condições para que inventos com valor comercial possam aí realizar-se.
Finalmente, os 10% atribuídos a despesas com actividades de transferência de tecnologia são uma forma de capacitar o IST nesta área e apoiar o crescimento e a sustentabilidade do processo transferência de tecnologia da Escola.
Estou a fazer a tese de mestrado / doutoramento; como fica regulamentada a propriedade intelectual?
O direito de autor da tese é do aluno (e dos restantes co-autores, se for o caso). (nº1 do art.10º do regulamento)
Não obstante, devem ser acautelados os direitos do IST no que respeita à divulgação de informação que possa colocar em causa direitos de propriedade intelectual do IST. (nº2 do art.10º do regulamento)
É o caso em que a tese esteja relacionada com um projecto de investigação que tenha originado, ou que possa originar, um direito de propriedade intelectual (e.g. uma patente) cuja titularidade (ou co-titularidade) seja do IST, ou um trade secret cuja propriedade (ou comproriedade) pertença ao IST, e que seja necessário respeitar alguns dos deveres resultantes do artigo 6º do regulamento (e.g. confidencialidade).
Em caso de dúvida deve contactar o orientador e/ou o Núcleo de Propriedade Intelectual.
Quero desenvolver um projecto de investigação em colaboração com uma empresa e/ou Universidade; como é que fica regulamentada a propriedade intelectual?
Todas as colaborações devem ser precedidas de um contrato ou protocolo celebrado entre as partes, regulando a propriedade intelectual. (art.5º do regulamento)
O Núcleo de Propriedade Intelectual pode ajudar na elaboração das cláusulas referentes à propriedade intelectual a incluir nos contratos e protocolos de colaboração.
Estive integrado noutra universidade durante um determinado período e o resultado da minha investigação no IST e nessa universidade originou uma invenção ou criação; como fica regulamentada a propriedade intelectual?
Todas as colaborações devem ser precedidas de um contrato ou protocolo celebrado entre as partes, regulando a propriedade intelectual. (art.5º do regulamento)
Neste caso, é particularmente relevante conhecer o regulamento da propriedade intelectual da universidade que acolhe o investigador do IST, por forma a celebrar um contrato ou protocolo que tenha em consideração os regulamentos do IST e dessa universidade.
O Núcleo de Propriedade Intelectual pode ajudar na elaboração das cláusulas referentes à propriedade intelectual a incluir nos contratos e protocolos de colaboração.
Alguns dos inventores de uma patente de que o IST é co-titular são alunos ou funcionários de outras instituições; como fica regulamentada a propriedade intelectual?
Todas as colaborações devem ser precedidas de um contrato ou protocolo celebrado entre as partes, regulando a propriedade intelectual. (art.5º do regulamento)
Neste caso, é particularmente relevante conhecer os regulamentos da propriedade intelectual dessas instituições , por forma a celebrar um contrato ou protocolo que tenha em consideração os regulamentos do IST e dessas instituições.
O Núcleo de Propriedade Intelectual pode ajudar na elaboração das cláusulas referentes à propriedade intelectual a incluir nos contratos e protocolos de colaboração.
O IST tem um regulamento de propriedade intelectual extremamente favorável aos sujeitos abrangidos pelo mesmo.
Propositadamente, o regulamento do IST pode beneficiar não apenas os funcionários, colaboradores e alunos do IST, mas também funcionários e alunos de outras instituições. (nº1 do art.3º do regulamento)
Este é um mecanismo importante para atrair talento nas colaborações com o IST.
No entanto, por forma a que os funcionários, colaboradores ou alunos do IST não fiquem prejudicados em relação aos funcionários, colaboradores ou alunos de outras instituições, o regulamento prevê no número 7 do artigo 4º, o seguinte:
“(…) sem prejuízo de disposição em contrário constante de contrato ou de protocolo celebrado ou a celebrar pelo IST, ou por uma das unidades identificadas nos Estatutos do IST (PDF, 152KB), nos casos em que o Instituto for apenas co-titular de um direito de propriedade industrial ou co-proprietário de trade secrets com uma outra instituição e se verificar uma assimetria na distribuição das remunerações, previstas no anterior número 5, entre os inventores ou criadores do IST, como resultado da atribuição de proventos a apenas alguns deles por outra entidade co-titular desse mesmo direito, o IST reserva-se a faculdade de conservar e distribuir a parte que lhes couber entre os restantes inventores ou criadores do IST. É da responsabilidade dos inventores ou criadores do IST informarem o IST, nos termos do artigo 6º, sobre os regimes remuneratórios, similares ao regulado no presente regulamento, a que estão sujeitos por força da sua vinculação a uma outra entidade.”
Desta forma, procura-se evitar que os funcionários, colaboradores ou alunos do IST – que colaborem com outra instituição, cujo regulamento não preveja remunerações a indivíduos que não sejam funcionários, colaboradores ou alunos dessas instituições – sejam prejudicados pela assimetria na atribuição de proventos.
A invenção que resultou da investigação que estou a desenvolver provavelmente terá mais valor comercial se for tratada como trade secret; o que posso fazer?
O regulamento prevê a possibilidade de exploração comercial através de trade secret. (nº3 do art.7º do regulamento)
Aquando da comunicação de invenção, criação ou programa de computador, os inventores deverão fazer referência aos benefícios de comercialização através de trade secret.
Quando é que devo comunicar uma invenção ou criação?
Até três meses após a conclusão da invenção ou criação. (nº1 do art.6º do regulamento).
Como é que posso comunicar uma invenção ou criação?
Deve seguir o procedimento definido para a comunicação de invenção, criação ou programa de computador.
Quando é que o responsável pela Unidade do IST tem de assinar o formulário de comunicação?
Em duas situações:
- Tratando-se de uma Unidade de Investigação Associada;
- Verificando-se percentagens de contribuição diferentes entre os inventores.
Em todas as outras situações, apenas os inventores, criadores ou autores devem assinar o formulário. Não obstante, os responsáveis pelas Unidades devem ser mantidos informados do processo de comunicação em causa.
Em que situação me enquadro na Declaração Obrigatória?
A situação depende do objecto da comunicação e da relação contratual com o IST ou com alguma das Unidades identificadas nos Estatutos do IST (PDF, 152KB). A Declaração Obrigatória identifica 4 categorias:
- Para as comunicações relativas a invenções ou criações protegidas pelo Código da Propriedade Industrial, ou relativas a trade secrets, enquadram-se neste número da Declaração Obrigatória, os docentes e funcionários não docentes, vinculados ao IST ou a alguma das unidades identificadas nos Estatutos do IST (PDF, 152KB) por uma relação jurídica de emprego público;
- Para as comunicações relativas a invenções ou criações protegidas pelo Código da Propriedade Industrial, ou relativas a trade secrets, enquadram-se neste número da Declaração Obrigatória, todos os restantes sujeitos identificados no artigo 3º do Regulamento da Propriedade Intelectual do IST (e.g. alunos e bolseiros do IST ou de outras instituições, funcionários de outras entidades, ou qualquer outra pessoa sujeita ao regulamento);
- Para as comunicações relativas a programas de computador, enquadram-se neste número da Declaração Obrigatória, os programadores contratados pelo IST para a carreira de informática;
- Para as comunicações relativas a programas de computador, enquadram-se neste número da Declaração Obrigatória, todos os restantes sujeitos identificados no artigo 3º do Regulamento da Propriedade Intelectual do IST (e.g. docentes e funcionários não docentes, vinculados ao IST ou a alguma das unidades identificadas nos Estatutos do IST (PDF, 152KB) por uma relação jurídica de emprego público, alunos e bolseiros do IST ou de outras instituições, funcionários de outras entidades, ou qualquer outra pessoa sujeita ao regulamento).
O número 5 da Declaração Obrigatória é relevante para o IST aferir dos direitos do declarante relativos a benefícios económicos, a título de direitos de propriedade intelectual, advindos de outras entidades. (nº7 do art.4º do regulamento)
Não necessita de indicar em que número da Declaração Obrigatória a sua situação se enquadra. As informações prestadas no formulário de comunicação deverão ser suficientes. Caso surja alguma dúvida, o Núcleo de Propriedade Intelectual contactá-lo-á.
Como é que se elabora um pedido de patente? O IST apoia a elaboração e a protecção das patentes?
A elaboração de um pedido de patente é um processo complexo, que pode implicar despesas substanciais e é muito relevante para a protecção e comercialização de tecnologias.
O pack informativo disponibiliza um conjunto de informações básicas que devem ser atentamente analisadas pelos inventores, criadores ou autores, antes do início do processo de comunicação.
Cabe ao IST definir a forma de protecção mais adequada para as invenções e criações cuja titularidade lhe pertença, assumindo os custos inerentes ao processo de protecção jurídica e manutenção dos direitos outorgados na proporção da sua titularidade, excepto quando tenha sido decidido de forma diversa. (nº1 do art.7º do regulamento)
Nos casos em que o IST decida solicitar protecção jurídica, os inventores ou criadores do IST colaborarão com o IST em todo o processo administrativo. (nº2 do art.9º do regulamento).
O Núcleo de Propriedade Intelectual é responsável por garantir que os textos dos pedidos de patente têm a qualidade desejada por forma a defender da melhor maneira possível os direitos de propriedade intelectual do IST. Os inventores ou criadores do IST deverão prestar todo o apoio no processo administrativo subsequente à comunicação.
O processo de análise de interesse do IST em proteger o objecto de uma comunicação e, caso assim seja decidido, de elaboração do pedido de registo, contempla um conjunto de tarefas que serão partilhadas entre o Núcleo de Propriedade Intelectual e os inventores, criadores ou autores.
Já tenho um draft de pedido de patente; posso enviar o draft no processo de comunicação de invenção ou criação?
Seguindo o processo de comunicação, é possível anexar ao formulário um conjunto de documentos que auxiliem o IST na decisão de protecção ou não do objecto da comunicação. Todos os documenos anexados devem ser identificados no número 20 do formulário.
O draft de pedido de patente pode ser anexado ao formulário, no sentido de permitir uma maior compreensão do objecto da comunicação. Não obstante, todas as comunicações serão analisadas seguindo os mesmos procedimentos, nomeadamente a due diligence legal, tecnológica e comercial.
No caso de o IST decidir proceder ao pedido de registo de patente, o draft do pedido de patente anexado ao formulário poderá ser um contributo relevante para que o processo de elaboração do pedido seja mais eficiente e eficaz.
Em que circunstâncias pode o IST pedir a protecção de uma invenção ou criação no estrangeiro?
O potencial valor económico de um direito de propriedade intelectual pode ser substancialmente acrescido se for contemplada uma extensão para além do território nacional.
A extensão territorial de um direito de propriedade intelectual pode ser consideravelmente onerosa, chegando a custar várias dezenas de milhar de euros, em alguns anos.
O IST tem recursos limitados para investir na extensão territorial de direitos de propriedade intelectual.
Assim, o IST fará uma avaliação do potencial comercial de cada invenção ou criação e o benefício da extensão territorial da mesma, tendo em conta os recursos disponíveis e o portfolio de propriedade intelectual passível de extensão territorial.
No acto de comunicação de invenção, os inventores deverão preencher os campos definidos no respectivo formulário, que ajudem o IST a tomar uma decisão sobre a extensão territorial de um eventual direito de propriedade intelectual.
Como inventor, como é processado o pagamento que me cabe dos proventos financeiros resultantes da comercialização de um direito de propriedade intelectual?
Existem duas formas de processar a remuneração, a título de pagamento de direitos de propriedade industrial:
- como compensação pelo direito de opção, no caso de docentes e funcionários não docentes, vinculados ao IST ou a alguma das unidades identificadas nos Estatutos do IST (PDF, 152KB) por uma relação jurídica de emprego público;
- como compensação pela transmissão onerosa, em favor do IST, da quota parte ou da totalidade dos direitos de propriedade industrial ou da propriedade dos trade secrets detidos.
(nº2 do art.4º do regulamento)
Em ambos os casos, os recebimentos são titulados como rendimentos de direitos de propriedade industrial e não como suplementos remuneratórios.
No âmbito de um projecto que estou a realizar, gostava de proteger uma marca; o que posso fazer?
Com as devidas adaptações, deve ser seguido o processo de comunicação de invenção, criação ou programa de computador.
Desenvolvi um programa de computador e gostava de comercializá-lo; o que posso fazer?
Deve ser seguido o processo de comunicação de invenção, criação ou programa de computador, conforme o disposto no número 2 do artigo 14º e no artigo 6º do regulamento.
Se o IST é co-titular de uma patente, quem toma as decisões sobre eventuais extensões territoriais, estratégias de comercialização, etc.?
Todas as colaborações devem ser precedidas de um contrato ou protocolo celebrado entre as partes, regulando a propriedade intelectual. De acordo com o disposto no artigo 5º do regulamento, nos contratos e protocolos deve constar:
- a titularidade de invenções ou criações resultantes;
- a assumpção dos encargos com o processo de constituição, manutenção, defesa, promoção e comercialização dos direitos de propriedade industrial ou trade secrets;
- o processo decisório para a definição ou alteração da forma de protecção, nomeadamente para a extensão territorial;
- a exploração comercial da invenção ou criação e a divisão de proventos financeiros;
- a salvaguarda dos direitos do IST e dos inventores ou criadores do IST, nomeadamente no caso de licenciamento ou transmissão a terceiros;
- a confidencialidade e as condições de divulgação e publicação dos resultados obtidos.
Alguns destes elementos poderão ser disciplinados em termo adicional ao contrato ou protocolo.
Quero criar uma empresa com base numa patente do IST; o que posso fazer?
O regulamento prevê a possibilidade de exploração comercial de um direito de propriedade intelectual detido pelo IST através de uma spin-off. (art.8º do regulamento)
Aquando da comunicação de invenção, criação ou programa de computador, os inventores deverão fazer referência aos benefícios de comercialização através de uma spin-off.
A qualquer momento, após a comunicação, os interessados poderão contactar o Núcleo de Propriedade Intelectual indicando a vontade em criar uma spin-off com base numa patente (ou outro direito de propriedade intelectual ou propriedade de trade secret do IST).
Os princípios orientadores para a comercialização de um direito de propriedade intelectual ou uma propriedade de trade secret são a maximização do valor económico e a sustentabilidade do processo de transferência de tecnologia. (nº2 do art.8º do regulamento)
Quero usar uma marca do IST; o que posso fazer?
Para a utilização de marcas que pertençam ao IST, ou a criação de qualquer marca alusiva a uma colaboração com o IST, deve ser feito um pedido ao Conselho de Gestão do IST, através do Núcleo de Propriedade Intelectual.
NOTA IMPORTANTE: estas respostas são meramente informativas e em caso de conflito com o regulamento, aplica-se o regulamento. Apenas por despacho do Presidente do IST poderão ser esclarecidas questões pontuais referentes à aplicação do regulamento.